动态与观点
- 前言 -
企业与企业之间常常发生“委托开发”的技术合作，例如中国企业委托国外专家团队/科技公司进行技术开发。双方委托开发合同中的知识产权条款，无论对于委托方还是受托方，都是其关心的重要内容。笔者在此根据委托开发合同审查的实务经验，就知识产权条款，尤其是专利条款，为委托方和受托方提供一些风险提示和实务建议。 - 探讨 - 一、知识产权保密 在委托开发的技术合作中，委托方常常会向受托方提供技术规范、商业需求等信息。因此，建议委托方在合同中约定受托方的知识产权保密义务。在委托开发合同签订前，双方可签订单独的保密协议，若受托方未能保守商业秘密，导致商业秘密泄密或对委托方造成损失，受托方应负有采取补救措施以及/或者违约赔偿的责任。 二、前景知识产权的归属 前景知识产权指的是在合作期间产生的知识产权（与背景知识产权相对）。根据专利法第八条的规定，除非另有约定，否则研发成果的专利申请权和专利权法定归属受托方，委托方可以免费实施该专利。 因此，对于希望获得研发成果专利权的委托方来说，务必在合同中明确专利申请权以及专利权的归属，并建议在合同中约定在专利的申请与审查过程中，受托方需要配合的具体工作。同时，为避免纠纷，还建议在合同中约定受托方对前景知识产权的使用范围、使用方式和使用时间等。需要注意的是，若打算在美国这样的专利申请权归发明人所有的国家或地区申请专利，还需要在合同中约定将专利申请权转让给委托方。 对于技术升级改进后新的成果，建议委托方和受托方在合同中明确归属，以避免将来发生纠纷。 三、研发经费与知识产权 委托开发合同的委托方须按照约定支付研究开发经费。对于委托方来说，这个研发经费不宜一次性支付，而是建议伴随着项目的进展分多次支付。对于重要的交付成果，可分配大比例的金额。例如，如果后期需要受托方提供量产支持，建议在量产支持之后进行最后一次支付。 对于受托方，需要防范委托方通过合同解除条款以低价格获得专利权的风险。合同如果赋予了委托方解除合同的权利，那么合同权利义务提前终止通常意味着委托方尚未完成全部价款的支付，或者说，仅支付了低于双方商议的总价款的价格。如果合同中约定专利申请权以及专利权归属于委托方，这时候受托方需要注意是否与合同的解除条款相应地约定了专利申请权以及专利权的保留。换句话说，受托方需要考虑清楚委托方到底需要支付多少价款才能从其“买”走专利申请权以及专利权，防范委托方通过解除条款最终得以低价获得专利权。 另外，对于由于委托方未及时履行支付义务而受托方有权解除合同的条款，受托方也要注意相应约定保留专利申请权和专利权。 四、对第三方的侵权责任 技术开发的连续性使得研发成果可能采用了之前的相关技术。委托双方都需要考虑到在研究成果涉及第三方的合法权益时的责任承担。 对于委托方而言，在合同中约定受托方研发的成果侵犯第三方合法权益承担相应的法律和赔偿责任，能够最大程度防范相应的法律风险。 而受托方如果希望一定程度的免责，可以从如下几个角度考虑约定： （1）鉴于专利检索是一个不能穷尽的过程，许多专利的标题和摘要也有意误导检索，受托方应尽最大努力检索，但对日后发现的隐藏得很好的专利免责； （2）要求委托方自费委托专利律师与受托方合作进行专利检索； （3）鉴于有些第三方发起专利侵权诉讼仅仅是一种商业策略，而非认为存在确切的侵权，对于此类商业行为的免责； （4）将研发涉及到的技术进行划分，确定委托方提供的原材料、技术资料或背景知识产权的范围，对于此范围内的侵权风险免责。 - 结语 - 以上，笔者分别站在委托方和受托方的立场，对于委托开发合同中的知识产权条款的主要事项给出了一些建议。当然，在实务中，根据委托方和受托方在技术合作中的地位强弱，合同不可避免的会有所偏向。希望企业在今后的技术合作中都能提高知识产权保护意识，排除不必要的风险。
